Assurer la protection de sa marque aux Etats-Unis

Un article écrit par Pascale Longuet, avocate aux barreaux de Paris et de New York - membre du French District

Une marque est primordiale pour identifier l’origine d’un produit ou d’un service. Son régime obéit à des dispositions législatives particulières et à des démarches spécifiques, qu’il convient d’effectuer en suivant les conseils de spécialistes.

Que sont les marques et les noms commerciaux ?

  • Les marques, « trademarks », sont habituellement apposées sur les produits;
  • Les marques de service « service marks » sont utilisées en conjonction avec des services;
  • Toutes 2 sont régies par les mêmes dispositions législatives, et une marque peut à la fois être une marque de produits et de services;
  • Un nom commercial, adopté par une personne ou société pour ses affaires, peut ou non faire l’objet d’un dépôt en tant que marque.

Comment enregistrer sa marque ?

Recherche d’antériorité

Pour savoir s’il y a des dépôts déjà existants, il est nécessaire d’effectuer une recherche avec l’aide d’un avocat, souvent assisté d’un spécialiste en droit des marques. Des organismes spécialisés permettent de déterminer les marques qui sont totalement indisponibles pour usage et enregistrement, sur la base d’une liste de marques dont l’utilisation ou l’enregistrement est souhaitée, puis il y a une recherche au niveau fédéral.

Enregistrement de la marque

Au niveau étatique : Si la marque n’est destinée à être utilisée que dans un seul Etat, le dépôt de la marque peut se limiter à cet Etat ; mais la protection au niveau d’un Etat ne constitue pas une défense dans une éventuelle action fédérale en contrefaçon.

Au niveau fédéral : La protection s’effectue auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO). La demande de dépôt doit notamment décrire les biens ou services visés par la marque, comporter des spécimens de la marque. La revue de la marque est ensuite effectuée dans les 3 à 6 mois par un examinateur de l’USPTO, suivie par une seconde période qui peut également durer 6 mois si l’USPTO ne fait aucune remarque, et le dépôt peut ensuite devenir effectif.

Au niveau international : Une demande d’enregistrement peut aussi se faire sur le fondement d’un dépôt existant dans un pays signataire de la convention de Madrid, comme la France.

Opposition et protection de sa marque

Opposition

Une fois approuvée par l’USPTO, la demande de dépôt est publiée dans la Gazette Officielle de l’USPTO à des fins d’opposition. Si aucune opposition ne survient, la procédure se poursuit jusqu’à la publication.

Maintien de la protection

La protection accordée par le dépôt d’une marque est de 10 ans. Dans les 5 ou 6 ans suivant son enregistrement, il convient d’effectuer un certain nombre de formalités faute desquelles la marque est considérée comme abandonnée, et dans la 9ème année, il faut effectuer des formalités de renouvellement. C’est au titulaire de la marque d’être vigilant.

Infos Pratiques

Law Office of Pascale Longuet
  • 240 E 47th Street

    Suite 37C

    New York, NY 10017

  • longuetlaw.com

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